Bilindiği üzere, Türkiye’de marka başvuruları Türk Patent ve Marka Kurumu (“TÜRKPATENT”) nezdinde gerçekleştirilmekte ve başvuruya ilişkin incelemeler 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun (“Kanun”) ilgili hükümleri uyarınca yine TÜRKPATENT tarafından yapılmaktadır. Başvurunun TÜRKPATENT nezdinde herhangi bir olumsuz karar ile karşılaşmaması halinde ise marka başvurularının tesciline karar verilmektedir.
TÜRKPATENT nezdinde tescil edilen bir marka Kanun’un 23.maddesi gereğince başvuru tarihinden itibaren 10 yıl süre ile korunmakta ve bu süre 10’ar yıllık periyotlar halinde uzatılabilmektedir.
Peki Bu Tescil, Marka Sahibine İlelebet Bir Koruma Sağlamakta Mıdır?
Kanun’un 9.maddesi “Tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde haklı bir sebep olmadan tescil edildiği mal veya hizmetler bakımından marka sahibi tarafından Türkiye’de ciddi biçimde kullanılmayan ya da kullanımına beş yıl kesintisiz ara verilen markanın iptaline karar verilir.” hükmünü içermektedir. Bu madde uyarınca, tescil edilen bir markanın tescile konu edildiği mal ve/veya hizmetler kapsamında ciddi[1] bir şekilde ticari faaliyetlerde kullanılması, kullanılmıyor ise bu kullanmama durumunun haklı bir nedene dayanması gerekmektedir. Söz konusu kullanım, marka sahibinin bizzat kendisi tarafından gerçekleştirilebileceği gibi marka sahibinin izni ve yetkisi dahilinde- örneğin; lisans, franchise vb. sözleşmeler ile- üçüncü kişiler tarafından da gerçekleştirilebilecektir.[2]
Marka sahibi, markasını Kanun’un öngördüğü şekilde ve tescilinden itibaren 5 yıl içerisinde ciddi bir kullanıma konu etmemesi halinde ise “kullanmama nedeniyle iptal” talepleri ile karşı karşıya kalabilecektir. Kanun’un öngördüğü kullanım zorunluluğu, “kullanmama nedeniyle iptal” davasına ilişkin talepler dışındaki başkaca hukuki süreçlerde de def’i (özel bir kaçınma hakkı) olarak marka sahiplerinin karşısına çıkabilecektir. Yani marka sahibinin, sonraki tarihli ve 3.kişilere ait bir markanın hükümsüzlüğüne ilişkin açacağı davada, markalarının kullanılmaması savunması (kullanmama def’i) ile karşılaşması mümkündür.
“Kullanmama Nedeniyle İptal Talebi” Veyahut “Kullanmama Def’i” İle Hangi Durumlarda Karşı Karşıya Kalabilirim?
Öncelikle kullanmama nedeniyle bir markanın iptaline karar verilebilmesi için Kanun’un 26/1 maddesi kapsamında bir “talebin” varlığı gerekmektedir. Bu kapsamda, ilgili kişilerce[3] tescilli bir markanın kullanmama nedenine bağlı olarak iptali talep edilebilecektir. İlgili kişiler kavramı Kanun’da açıkça tanımlanmamakla birlikte ilgili kişileri, markanın kullanmama nedeniyle iptaline karar verilmesinde hukuki menfaati[4] olan kişiler olarak yorumlamak mümkündür. Örneğin; kullanmama nedeniyle iptali istenen markanın, talep sahibi ilgili kişi tarafından kendi adına tescil edilmek istenmesi durumunda veya kullanmama nedeniyle iptali istenen markanın, benzerlik nedeniyle 3.kişilere ait markanın tescili konusunda engel oluşturması gibi durumlarda bu kişilerin kullanmama nedeniyle iptal talebine ilişkin hukuki menfaatinin olduğu söylenebilecektir.
Bir başka ihtimalde; daha önceki tarihli ve tescilli bir marka gerekçe gösterilerek 3.kişiler aleyhinde açılacak bir hükümsüzlük davası[5] veyahut marka tecavüzüne[6] ilişkin dava kapsamında, söz konusu 3.kişilerce davaya gerekçe olarak gösterilen markaların Türkiye’de ciddi biçimde kullanılmakta olduğuna ya da kullanmamaya dair haklı sebeplerin varlığına ilişkin delil sunulması talep edilebilecektir.
Yine, TÜRKPATENT nezdinde Kanun’un 6/1 maddesi uyarınca markalar arasındaki karıştırılma ihtimaline dayalı olarak yapılan bir yayına itiraz işleminde, itiraza gerekçe olarak sunulan markaların sahibinden, söz konusu markalarını Türkiye’de 5 yıldır ciddi ve kesintisiz bir şekilde kullanıyor olduğunun ispatı talep edilebilecektir.[7] Böyle bir durum ile karşılaşılabilmesi için ise itiraza gerekçe olarak sunulan markaların, yayınına itiraz edilen markanın başvuru veya rüçhan tarihinden önceki 5 yıllık süre için tescilli bulunuyor olması gerekmektedir.
Kullanmama Nedeniyle İptal Davasında Yetkili Merci Neresidir?
6769 sayılı Kanun’unun 26. maddesinde markanın kullanmama nedeniyle iptaline karar verebilecek merci TÜRKPATENT olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda, kullanmama nedeniyle iptal taleplerinin ilgili kişilerce TÜRKPATENT’e yöneltilmesi gerekecektir. Ancak, söz konusu maddenin yürürlük tarihi aynı Kanun ile 7 yıl sonraya (10.01.2024 tarihine) bırakıldığından günümüz itibariyle kullanmama nedeniyle iptal taleplerini inceleme yetkisi Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemeleri’ndedir.
Markanın Kullanımına İlişkin 5 Yıllık Süre Nasıl Hesaplanmaktadır?
Günümüzde yürürlükte bulunan 6769 sayılı Kanun kapsamında, markanın kullanımına ilişkin 5 yıllık süre markanın tescil edildiği tarih ile başlamaktadır. Açılan bir hükümsüzlük davasında kullanmama def’i ile karşı karşıya kalınması halinde bu sürenin belirlenmesinde dava tarihi esas alınacaktır.[8] TÜRKPATENT nezdinde yapılan yayına itiraz sürecinde “kullanım ispatı talebi” ile karşı karşıya kalınması halinde ise bu süre; itiraza konu marka başvurusunun başvuru veya rüçhan tarihinden geriye dönük hesaplanacaktır.
Bu aşamada değinilmesinde fayda bulunmaktadır ki 6769 sayılı Kanun öncesinde yürürlükte olan 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin markaların kullanılmasını zorunluluğunu düzenleyen 14.maddesi, Anayasa Mahkemesi’nin 14.12.2016 tarihli 2016/148 esas ve 2016/189 karar sayılı kararı ile iptal edilmiştir. Söz konusu iptal kararı 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun yürürlük tarihi olan 10.01.2017 tarihinden 4 gün önce (06.01.2017) yürürlüğe girmiş olduğundan, kullanmama nedeniyle iptal talepleri bakımından işleyecek sürenin nasıl hesaplanacağı konusunda tartışmalar meydana gelmiştir.
Nitekim, 556 sayılı KHK’nın 14.maddesinin iptali ile markaların kullanılmasına ilişkin zorunluluk halinin olmadığı bu nedenle 5 yıllık kullanım süresinin 6769 sayılı Kanun’un yürürlük tarihi ile başlayacağı yönünde görüşler olduğu gibi sürelerin hesabında 6769 sayılı Kanun öncesi dönemin de hesaplanması gerektiği ancak Kanun’un yürürlük tarihinden önce açılmış olan kullanmama nedeniyle iptal davalarının kanun boşluğu oluşması nedeniyle reddine karar verilmesi gerektiği yönünde görüşler de oluşmuştur.[9]
Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, 14.6.2019 tarihinde konu hakkında vermiş olduğu karar[10] ile 6769 sayılı Kanun’un yürürlük tarihinden önceki dönemi de kapsayacak şekilde kullanmama değerlendirmesi yapılarak kullanmama nedeniyle iptaline yönünde verilen kararda usul ve yasaya aykırı bir husus bulunmadığını belirtmiştir. Anılan bu karar kapsamında, kullanmama nedeniyle iptal talepleri bakımından hesaplanacak sürelere 10.01.2017 tarihinden öncesi de katılmaktadır.
Tescilli Markamın Kullanımının İspatlanamaması Durumunda Karşılaşılan Sonuçlar Nelerdir?
Tescilli bir markanın, kullanmama nedeni ile iptal talebi veyahut kullanmama def’i ile karşılaşması ve bu talep/def’i bakımından markanın Türkiye’de ciddi ve kesintisiz bir şekilde kullanılıyor olduğunun ispatlanamaması halinde söz konusu tescilli markanın iptali veyahut söz konusu tescilli marka gerekçe gösterilerek yapılan iddialar bakımından markanın tescil korumasından yararlanamaması sonuçları ile karşılaşılacaktır.
Tescilli bir markanın iptaline karar verilmesi halinde marka, kullanmama nedeniyle iptal davasının açıldığı (2024 yılı itibariyle TÜRKPATENT’e talepte bulunulduğu) tarih itibariyle etkili olacak ve bu tarihten itibaren tescilin sağladığı korumadan yararlanılamayacaktır.
Yukarıda yer alan açıklamalar uyarınca; ilgili 3.kişilerden gelebilecek kullanmama nedeniyle iptal talepleri ve kullanmama def’i kapsamında herhangi bir hak kaybı yaşamamak adına ticari faaliyetlerinizde kullandığınız ve/veya kullanacağınız ayırt edici ibareleri ticari faaliyet gösterdiğiniz ve/veya yakın zamanda ticari faaliyet göstermeyi planladığınız mal ve hizmetler kapsamında tescile konu etmenizi öneririz. Tescile konu edilen markalarınızı kullanırken bir yandan da yukarıda yer verilen olası durumlar ile karşılaşabileceğinizi ve bu nedenle kullanımlarınızı gösterebilecek her tür bilgi, belge, görsel ve dokümanlarınızı şimdiden göz önünde bulundurmanızı tavsiye ederiz.
[1] Ciddi kullanım konusunda Yargıtay 11. Hukuk Dairesi bir kararında: “Oysaki markanın ciddi şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak yapılacak değerlendirmede sadece faturaların parasal değerleri, fatura sayısı değil, markanın kullanıldığı emtianın kullanım alanı, yaygınlığı, bu emtialara olan talep, emtianın piyasası ve yılda bu emtialardan ne miktarlarda satılabileceği hususları da nazara alınmak suretiyle faturalarda yazılı emtia miktarlarının buna göre değerlendirilerek markanın ciddi şekilde kullanılıp kullanılmadığının tayin ve takdir edilmesi gerektiği gibi, davalının iştigal alanları da nazara alındığında ürettiği emtiaları kendi grup şirketleri aracılığıyla piyasaya sürmesi veya onlara da satması mümkün olduğundan bu hususların aksini gösteren deliller sunulmadıkça kendi grup şirketlerine yapılan satımların bu nedenle gerçek ve geçerli bir satış olmadığının kabulü de doğru değildir.” şeklinde hüküm kurmuştur. (Yargıtay 11. HD. 2010/2707 E. ve 2011/14999 K. 14.11.2011 T.)
[2] Ancak böyle bir durumda söz konusu sözleşmelerin varlığı yeterli olmayacak ve üçüncü kişilerce yapılan kullanımın da marka sahibi tarafından ispatlanması beklenecektir. (Yargıtay 11. H.D. 2009/7782 E. 2011/7040 K. 9.6.2011 T.)
[3] 6769 Sınai Mülkiyet Kanunu madde 26/2: İlgili kişiler, Kurumdan markanın iptalini isteyebilir.
[4] Yargıtay bir kararında “davacının da tescilli markanın kapsamıyla aynı alanda ticari faaliyette bulunması nedeniyle bu davayı açmakta hukuki yararının bulunduğu” yönünde karar vermiştir. (Yargıtay 11. H.D. 2019/5260 E. 2020/3381 K. 1.7.2020 T.)
[5] Sınai mülkiyet Kanunu Madde 25/7: 6 ncı maddenin birinci fıkrası uyarınca açılan hükümsüzlük davalarında 19 uncu maddenin ikinci fıkrası hükmü def’i olarak ileri sürülebilir.
[6] Sınai Mülkiyet Kanunu Madde 29/2: 19 uncu maddenin ikinci fıkrası hükmü tecavüz davalarında def’i olarak ileri sürülebilir.
[7] Sınai Mülkiyet Kanunu Madde 19/2: 6 ncı maddenin birinci fıkrası kapsamında yapılan itirazlarda, itiraz gerekçesi markanın itiraza konu başvurunun başvuru veya rüçhan tarihinde Türkiye’de en az beş yıldır tescilli olması şartıyla, başvuru sahibinin talebi üzerine, itiraz sahibinden, itiraza konu başvurunun başvuru veya rüçhan tarihinden önceki beş yıllık süre içinde itiraz gerekçesi markasını itirazına dayanak gösterdiği mal veya hizmetler bakımından Türkiye’de ciddi biçimde kullanmakta olduğuna ya da kullanmamaya dair haklı sebepleri olduğuna ilişkin delil sunması talep edilir. İtiraz sahibi tarafından bu hususların ispatlanamaması durumunda itiraz reddedilir.
[8] 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Madde 29/2: 19 uncu maddenin ikinci fıkrası hükmü tecavüz davalarında def’i olarak ileri sürülebilir. Bu durumda kullanıma ilişkin beş yıllık sürenin belirlenmesinde dava tarihi esas alınır.
[9] Bkz. SULUK, Fikri Mülkiyet Hukuku, 225 vd.
[10] T.C. YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ E. 2019/1765 K. 2019/4421 T. 14.6.2019